Vormmerk van iconische Moon Boot uit merkenregister getrapt


Na een jarenlange procedureslag heeft het Gerecht van de EU geoordeeld dat het vormmerk van de gekende Moon Boot onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en dus niet in aanmerking mocht komen als merk voor schoeisel. De uitspraak bevestigt een aantal belangrijke principes in verband met vormmerken.


Context


De Moon Boot is bij weinigen onbekend. Het model is gecommercialiseerd na de maanlanding in 1969, en sindsdien is de iconische laars al meer dan 20 miljoen keer over de toonbank gegaan. In 2011 heeft Tecnica Group, het bedrijf achter de Moon Boot, de vorm van de laars als EU-merk gedeponeerd.


Het Zwitserse bedrijf Zeitneu diende in 2017 een nietigheidsvordering in bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO). Zeitneu kreeg zowel in eerste aanleg als voor de beroepskamer gelijk en het merk werd ongeldig verklaard voor alle goederen die betrekking hebben op schoeisel. Tecnica is uiteindelijk naar het Gerecht van de EU getrokken om de beslissing aan te vechten, maar ving daar finaal bot.


Beslissing van het Gerecht


In haar beslissing wijst het Gerecht op een aantal gevestigde basisprincipes die gelden voor vormmerken, die in essentie geen traditionele merken zijn zoals een beeldmerk of een woordmerk.


Eerst en vooral wijst het Gerecht erop dat de graad van onderscheidend vermogen die nodig is om merkbescherming te verkrijgen (of te behouden) voor alle types merken in principe dezelfde is. Of anders gezegd: er mag niet méér onderscheidend vermogen worden vereist voor een vormmerk dan voor een woord- of beeldmerk. Ter herinnering, ‘onderscheidend vermogen’ betekent dat de gemiddelde consument het merk opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming en dat de consument dus het gemerkte product of dienst, kan onderscheiden van deze van andere ondernemingen. Zodra deze onderscheidingskracht aanwezig is, volstaat het teken om als merk te beschermd worden, ongeacht het type merk.

Echter stelt het Gerecht ook dat de perceptie van de gemiddelde consument wél kan verschillen afhankelijk van het type merk. De gemiddelde consument zal niet noodzakelijk de vorm van een product zelf even vlug opvatten als merk, dan pakweg een logo of een woord dat op een product is aangebracht.


Vooraleer een vormmerk dat bestaat uit de weergave van het eigenlijke product juridisch aanvaardbaar kan zijn, moet deze vorm ‘significant afwijken van de norm’ in de sector.

Wanneer het Gerecht vervolgens deze principes toepast op deze zaak, komt zij tot hetzelfde besluit als het EUIPO, namelijk dat het vormmerk overeenstemt met de generieke vorm van een skilaars en dus niet significant afwijkt van de norm.


Bekend betekent niet noodzakelijk onderscheidend


Belangrijk te onthouden uit deze uitspraak, is dat een hoge merkbekendheid en zelfs het feit dat de vorm van de Moon Boot auteursrechtelijke bescherming geniet (wat in 2021 door de Italiaanse rechter zelfs nog is beslist), niet betekent dat een merk automatisch onderscheidend vermogen heeft. Zeker wat 3D-vormen betreft, blijft de vaststelling dat het nog steeds geen evidentie is om dit als merk te beschermen. Voor jouw IP-portefeuille is het dus belangrijk om niet enkel op een vormmerk te vertrouwen, maar ook op traditionele merken (zoals een woordmerk en beeldmerk), het modellenrecht en het auteursrecht. Indien je effectief een productvorm voor ogen hebt die duidelijk van de norm afwijkt, zorg dan ook dat concurrenten jou niet kopiëren om te vermijden dat jouw vorm uiteindelijk toch de norm wordt.