Als een merkhouder een geregistreerd merk gedurende vijf opeenvolgende jaren na de registratie niet gebruikt in het economische verkeer, wordt het merk vatbaar voor vervallenverklaring. Hierdoor dreigt de merkbescherming verloren te gaan ingevolge een vordering wegens vervallenverklaring. De gebruiksplicht van een merk is dus iets wat voorzichtige merkhouders zeker in het achterhoofd moeten houden. Mr.Franklin legt uit wat deze gebruiksplicht nu precies inhoudt en waar je op moet letten.
Beslissing ondernemingsrechtbank Brussel
In een beslissing van de ondernemingsrechtbank te Brussel van 12 november 2019 wordt duidelijk dat de gebruiksplicht van een merk wel degelijk juridische gevolgen kan teweegbrengen indien het wordt afgedwongen door een rechter. Merkhouders houden dus best rekening met de gebruiksplicht van hun merk. Zeker bij grotere, bekendere of meer gegeerde merken bestaat de kans dat derde partijen naar de rechtbank stappen bij niet-gebruik van een merk.
In casu ging het om de onderneming Skyworth, een Chinees bedrijf dat elektronica ontwikkelt en daarnaast houder is van het woord-beeldmerk Skyworth (‘semi-figuratief merk’), een merk geregistreerd binnen de Benelux. Sky, een digitale satelliet-provider in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, stelde als eisende partij een vordering in tegen Skyworth om het merk vervallen te laten verklaren voor wat het Benelux-gedeelte betreft wegens niet-gebruik.
Sky beriep zich daarbij op artikel 2.27 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, waarin voorzien is dat een merk vervallen kan worden verklaard indien er na de registratie van het merk geen normaal gebruik van gemaakt wordt zoals bepaald in artikel 2.23bis. Dit normale gebruik van een merk mag niet langer dan vijf jaar op zich laten wachten nadat een merk wordt geregistreerd. Wanneer een merk met andere woorden gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet gebruikt wordt, is het vatbaar voor vervallenverklaring. De aanvangsdatum waarop de termijn van vijf jaar begint te lopen (de registratiedatum) wordt in het merkenregister vermeld. Ook later gedurende de merkbeschermingstermijn mag er geen enkele ononderbroken periode van vijf jaar sprake zijn van onbruik.
De rechtbank in Brussel stelde vast dat er sinds de inschrijving van het merk in het register geen enkel normaal gebruik van het merk werd vastgesteld. De rechtbank oordeelde dan ook dat de vordering van Sky gegrond was, waarop het merk Skyworth vervallen werd verklaard binnen de Benelux.
Gebruiksplicht van een merk
Waarom de gebruiksplicht logisch is
De gebruiksplicht van een merk is begrijpelijk, gezien de achtergrond van het merkenrecht. Wanneer een merkhouder een merkrecht verkrijgt met betrekking tot een bepaald merk, krijgt deze immers een exclusief gebruiksrecht toegewezen. Dit betekent dat de merkhouder een soort monopolie op het desbetreffende merk krijgt. Uitsluitend de merkhouder mag het merk na registratie gebruiken, zij het in het gebied waarvoor het merk geregistreerd werd (bv. de Benelux, bij een registratie in het Benelux-merkenregister).
Dit gebruiksrecht op een merk is in eerste instantie tien jaar geldig. Daarna kan het steeds opnieuw en zonder limiet voor tien jaar worden verlengd. In tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, is de geldigheidsduur van merken en merkbescherming op die manier oneindig. Een merk kan, mits de vernieuwing tijdig wordt aangevraagd, dus eeuwig worden beschermd, waardoor een merkhouder in theorie een eeuwigdurende bescherming van zijn of haar merk kan genieten. Indien een merkhouder een geregistreerd merk niet zou gebruiken, zou dit de mededinging op onrechtvaardige wijze belemmeren. Een merkhouder zou immers zonder een gerechtvaardigd belang derden ervan kunnen weerhouden zijn of haar merk te gebruiken, terwijl de merkhouder misschien zelf geen gebruik maakt van het merk.
Wat houdt de gebruiksplicht in?
De gebruiksplicht die gekoppeld is aan een merkregistratie houdt in dat een merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet ongebruikt mag zijn. Dit is niet enkel zo in de eerste vijf jaar na registratie, maar ook daarna. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er tijdens de levensduur van een merk geen periodes zijn van vijf jaar of langer waarbinnen een merk niet wordt gebruikt.
In 2016 oordeelde het Hof van Justitie in het arrest C-654/15 wel dat er, voor wat een uniemerk betreft, de houder van een uniemerk elke derde het gebruik van het geregistreerd merk kan verbieden in de eerste vijf jaar na registratie, zelfs indien de merkhouder zelf geen gebruik maakt van het merk. De logica hierachter is dat de merkhouder de tijd moet krijgen om het merk te kunnen beginnen gebruiken.
Normaal gebruik
Het gebruik waarover het gaat is het ‘normaal gebruik’ van een merk. Hiermee bedoelt de wetgever een reële exploitatie. Een louter symbolisch gebruik zal dus niet volstaan. Bij de beoordeling of er sprake is van een normaal gebruik moet er rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden waardoor kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk in het economisch verkeer reëel is.
Het Hof van Justitie verduidelijkt in haar rechtspraak verder wat er verstaan moet worden onder het normaal gebruik van een uniemerk. Kort gezegd is er ‘normaal gebruik’ als het merk binnen het beschermde gebied (bv. de Benelux) economisch wordt gebruikt ter onderscheiding van de beschermde waren of diensten, en dit met oog op het verkrijgen of behouden van afzet voor de beschermde waren of diensten. Normaal gebruik kan bijvoorbeeld blijken uit het gebruik van een merk op verpakkingen, etiketten, catalogi, advertenties en sociale media. Ook het voorleggen van facturen kan als bewijs van normaal gebruik dienen.
Er moet bij de beoordeling rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de aard van de waren en diensten, de kenmerken van de markt van de waren en diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik van het merk, alsook de frequentie en de regelmaat van het gebruik.
Indien het gaat om een Beneluxmerk moet het gebruik van het merk zich minstens situeren in één van de Benelux-landen. Bij een uniemerk wordt los van de landsgrenzen gekeken of het merk in het licht van de relevante markt wordt gebruikt teneinde in de EU marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Belangrijk hierbij is om te gaan kijken tot waar de markt voor de waren of diensten waarvoor het uniemerk is ingeschreven zich uitstrekt. Als dit slechts in één lidstaat is, kan dit perfect volstaan om van normaal gebruik binnen de EU te spreken.
Verval van het merk
Wanneer er geen normaal gebruik van een merk is, kan er aan de rechtbank of aan het BOIP of het EUIPO worden gevraagd het merk vervallen te laten verklaren en de inschrijving van het merk in het merkenregister te laten doorhalen. Dit heeft als logisch gevolg dat de merkbescherming die de merkhouder geniet ook komt te vervallen.
Is de gebruiksplicht absoluut?
Neen, in uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om bij een niet-gebruik van een merk de vervallenverklaring tegen te houden. De gebruiksplicht is dus niet absoluut. Wil de merkhouder ontsnappen aan het verval van het ongebruikte merk, dan moet er een geldige reden kunnen worden ingeroepen die het ontbreken van een normaal gebruik rechtvaardigt.
Enkel motieven die het buiten de wil van de merkhouder onmogelijk of onredelijk moeilijk maken het merk te gebruiken zullen worden aanvaard. Enkel voorbeelden van redenen die niet zullen worden aanvaard zijn het uitblijven van het succes van een merk, ongunstige marktcondities of de overname van een merk, waardoor het gebruik van het merk niet mogelijk was.
Neem zeker ook een kijkje op de volgende pagina's als je meer wilt weten over het intellectueel eigendomsrecht (IP) of het merkenrecht.