IP GAZET

01    Waarom Lotus tegelijk een sportwagen, wc-papier en een koekje is?

​

​

Een persoon rijdt naar de supermarkt met zijn Lotus sportwagen, om een pak Lotus wc-papier te kopen en op weg naar de kassa nog vlug een pak Lotuskoekjes in de kar te gooien, om vervolgens na het afrekenen terug met zijn Lotus sportwagen naar huis te rijden. Het is duidelijk dat ‘Lotus’ meerdere gezichten heeft, maar waarom is dit en waarom vallen de verschillende merkhouders elkaar niet aan? Wij leggen het in dit artikel even uit.

​

De reden waarom deze schijnbaar identieke merktekens naast elkaar kunnen bestaan, is omdat het merkenrecht onderworpen is aan het specialiteitsbeginsel. Dit beginsel betekent dat een geregistreerd merk enkel bescherming verleent voor de goederen en diensten waarvoor het merk is geregistreerd en wordt gebruikt. Deze lijst van goederen en diensten (ook wel de ‘classificatie’ genoemd) moet je altijd bij jouw merkaanvraag voegen, en deze lijst zal de beschermingsomvang van jouw merk afbakenen.

​

Omdat sportwagens, wc-papier en koekjes helemaal niets met elkaar te maken hebben, plegen de ondernemingen achter deze drie Lotusmerken geen enkele inbreuk op elkaar. De gemiddelde consument zullen namelijk niet in de war zijn over de herkomst van deze goederen. We weten allemaal dat Lotus Bakeries geen sportwagens maakt en dat Lotus Cars Ltd. geen koekjes produceert.

​

Dit is een belangrijk verschil tussen het merkenrecht en bijvoorbeeld het auteursrecht of het octrooirecht. Bij die intellectuele rechten maakt het niet uit in welke context of sector je een auteursrechtelijk beschermd werk of een geoctrooieerde uitvinding gebruikt om als een inbreukmakend gebruik te worden beschouwd. 

​

Als je dus zelf overweegt om een bepaald teken als merk te registreren en je ziet in het merkenregister een lijst van gelijkaardige bestaande merktekens, kijk dan altijd eerst onder welke klassen deze zijn geregistreerd en voor welke goederen en/of diensten ze effectief worden gebruikt.

​

Eén nuance op het voorgaande moeten we wel maken: als je een merkaanvraag indient dat gelijkt op een bekend merk, en als uit de omstandigheden blijkt dat je duidelijk wil ‘free riden’ van het bekende merk, of dat jouw merk het bekende merk zou kunnen schaden, dan kan je alsnog een merkinbreuk begaan. In die gevallen maakt het niet uit of je het merk indient voor compleet andere goederen of diensten.

​

Om te weten of jouw woord of logo al dan niet een inbreuk kan vormen op een bestaand merk, is een grondig onderzoek van het merkenregister nodig. Mr. Franklin is als advocatenkantoor gespecialiseerd in het uitvoeren van nieuwheidsonderzoeken en kan u hier met raad en daad in bijstaan.

​

​

​

02    Vormmerk van iconische Moon Boot uit merkenregister geschrapt

 

​

Na een jarenlange procedureslag heeft het Gerecht van de EU geoordeeld dat het vormmerk van de gekende Moon Boot onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en dus niet in aanmerking mocht komen als merk voor schoeisel. De uitspraak bevestigt een aantal belangrijke principes in verband met vormmerken.

​

Context 

​

De Moon Boot is bij weinigen onbekend. Het model is gecommercialiseerd na de maanlanding in 1969, en sindsdien is de iconische laars al meer dan 20 miljoen keer over de toonbank gegaan. In 2011 heeft Tecnica Group, het bedrijf achter de Moon Boot, de vorm van de laars als EU-merk gedeponeerd. 

​

Het Zwitserse bedrijf Zeitneu diende in 2017 een nietigheidsvordering in bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO). Zeitneu kreeg zowel in eerste aanleg als voor de beroepskamer gelijk en het merk werd ongeldig verklaard voor alle goederen die betrekking hebben op schoeisel. Tecnica is uiteindelijk naar het Gerecht van de EU getrokken om de beslissing aan te vechten, maar ving daar finaal bot.

​

Beslissing van het Gerecht

​

In haar beslissing wijst het Gerecht op een aantal gevestigde basisprincipes die gelden voor vormmerken, die in essentie geen traditionele merken zijn zoals een beeldmerk of een woordmerk. 

​

Eerst en vooral wijst het Gerecht erop dat de graad van onderscheidend vermogen die nodig is om merkbescherming te verkrijgen (of te behouden) voor alle types merken in principe dezelfde is. Of anders gezegd: er mag niet méér onderscheidend vermogen worden vereist voor een vormmerk dan voor een woord- of beeldmerk. Ter herinnering, ‘onderscheidend vermogen’ betekent dat de gemiddelde consument het merk opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming en dat de consument dus het gemerkte product of dienst, kan onderscheiden van deze van andere ondernemingen. Zodra deze onderscheidingskracht aanwezig is, volstaat het teken om als merk te beschermd worden, ongeacht het type merk.

​

Echter stelt het Gerecht ook dat de perceptie van de gemiddelde consument wél kan verschillen afhankelijk van het type merk. De gemiddelde consument zal niet noodzakelijk de vorm van een product zelf even vlug opvatten als merk, dan pakweg een logo of een woord dat op een product is aangebracht.

​

Vooraleer een vormmerk dat bestaat uit de weergave van het eigenlijke product juridisch aanvaardbaar kan zijn, moet deze vorm ‘significant afwijken van de norm’ in de sector.

​

Wanneer het Gerecht vervolgens deze principes toepast op deze zaak, komt zij tot hetzelfde besluit als het EUIPO, namelijk dat het vormmerk overeenstemt met de generieke vorm van een skilaars en dus niet significant afwijkt van de norm.

​

Bekend betekent niet noodzakelijk onderscheidend

​

Belangrijk te onthouden uit deze uitspraak, is dat een hoge merkbekendheid en zelfs het feit dat de vorm van de Moon Boot auteursrechtelijke bescherming geniet (wat in 2021 door de Italiaanse rechter zelfs nog is beslist), niet betekent dat een merk automatisch onderscheidend vermogen heeft. Zeker wat 3D-vormen betreft, blijft de vaststelling dat het nog steeds geen evidentie is om dit als merk te beschermen. Voor jouw IP-portefeuille is het dus belangrijk om niet enkel op een vormmerk te vertrouwen, maar ook op traditionele merken (zoals een woordmerk en beeldmerk), het modellenrecht en het auteursrecht. Indien je effectief een productvorm voor ogen hebt die duidelijk van de norm afwijkt, zorg dan ook dat concurrenten jou niet kopiëren om te vermijden dat jouw vorm uiteindelijk toch de norm wordt.

​

​

​

03     Uitzondering privé-kopie geldt ook voor cloudopslag 

​

Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 22 maart 2022 geoordeeld dat de auteursrechtelijke uitzondering van de privékopie, ook van toepassing is wanneer de eindgebruiker een auteursrechtelijk beschermd werk voor privégebruik opslaat op een cloudomgeving. In dat geval is wel een billijke vergoeding verschuldigd. Deze moet finaal door de eindgebruiker die de privékopie maakt worden gedragen, maar het Hof ziet er geen bezwaar in dat deze worden geïnd bij de clouddiensten zelf omdat zij die heffing kunnen doorrekenen aan hun eindgebruikers. 

​

Context

​

De aanleiding van deze zaak is een discussie tussen Austro-Mechano, een vennootschap voor het collectieve beheer van auteursrechten, met Strato AG, een aanbieder van cloudopslagdiensten. 

​

Meer specifiek gaat het geschil over het al dan niet verschuldigd zijn van een billijke vergoeding wanneer een afnemer een privékopie maakt van een auteursrechtelijk beschermd werk en dit opslaat op de cloud van een externe aanbieder (zijnde in deze zaak Strato AG). Inderdaad, het maken van een privékopie is een uitzondering op de exclusieve vermogensrechten van de auteur, maar in ruil moet wel een billijke compensatie worden betaald die via de beheersvennootschap bij de auteur terecht komt. Austro-Mechano, die deze billijke vergoedingen int, presenteert echter de rekening aan Strato AG zelf omdat de identiteit van de cloudgebruikers die de privékopieën maken, moeilijk te achterhalen is.

​

Omdat Strato AG beide standpunten betwist, wordt zij Austro-Mechano voor de Oostenrijkse rechter gesleept. In graad van beroep stelt het Oberlandesgericht een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, namelijk of de opslag van inhoud op een cloudomgeving onder de uitzondering van de privékopie valt (en er bijgevolg een billijke compensatie verschuldigd is), en zo ja, of het in dat geval al dan niet verplicht is om deze compensatie te doen betalen door de clouddiensten.

​

Beslissing van het Hof van Justitie

​

In haar arrest antwoordt het Hof van Justitie vooreerst bevestigend op de eerste vraag. 

Zij benadrukt dat de uitzonderingen op het auteursrecht technologisch neutraal moeten ingevuld worden zodat deze bestand zijn tegen nieuwe technologieën. In die zin is cloudcomputing een mooi voorbeeld van zo’n recente ontwikkeling. 

​

Het Hof grijpt terug naar de wettelijke regeling, die stelt dat de reproductie voor privégebruik geldt voor een “reproductie”, “op welke drager dan ook”.

​

Een “reproductie” slaat op het verveelvoudigen van een werk en omvat volgens het Hof ook het uploaden van een werk in de cloud. Er wordt in werkelijkheid immers een kopie van het werk gemaakt, wat perfect onder het begrip “reproductie” valt. 

​

De uitdrukking “welke drager dan ook” slaat op alle dragers waarop een beschermd werk kan worden gereproduceerd. Ook cloud servers vallen hieronder, en hierbij is het niet van belang dat de server niet de eigendom is van de eindgebruiker maar wel van een cloudopslagdienst. 

​

In die zin is het voor het Hof duidelijk dat het uploaden van een werk op de cloud een privékopie uitmaakt en dat er bijgevolg een billijke compensatie kan geheven worden.

​

De resterende prejudiciële vraag is dan ook of clouddienstaanbieders al dan niet verplicht moeten zijn om deze billijke compensatie te betalen. Het Hof neemt hier een praktische houding in: enerzijds wijst zij erop dat het nog steeds de eindgebruiker is die de privékopie maakt en bijgevolg de compensatie verschuldigd is, maar anderzijds beseft het Hof ook dat het niet altijd evident is om deze eindgebruikers te identificeren. In dat geval is het verantwoord om de compensatie bij de cloudopslagdienst te gaan halen, want het Hof weet ook dat de clouddienst deze heffingen zal doorrekenen aan haar eindgebruikers zodat uiteindelijk de juiste personen de billijke compensaties zullen dragen.

​

Met deze uitspraak blijft het Hof van Justitie consequent het auteursrecht op een soepele en technologisch neutrale manier interpreteren, wat zeker toe te juichen valt.

​

​